Hailey Biebers nya hudvårdslinje välkomnades med rättegång om intrång

Medverkande författare: Heather Antoine

I april 2015 lämnade Kylie Jenner in en varumärkesansökan för märket "KYLIE" för "reklamtjänster" och "reklamtjänster". Applikationen var tänkt att fungera som ett språngbräde inför Jenners lansering av hennes kosmetikalinje. Kylie Minogue motsatte sig dock Jenners varumärkesansökan, med hänvisning till hennes ägande och användning av Kylie.com, som sålde kläder, parfymer och andra produkter som marknadsförts med hennes namn sedan augusti 1996 (ett år före Jenners födelse). Oppositionen drogs så småningom tillbaka, och även om den inte var offentlig, kan jag bara anta att en uppgörelse nåddes, vilket ledde till de 194 varumärkesansökningar och registreringar som för närvarande ägs av Jenners företag, Kylie Jenner, Inc. Lärdom, eller hur? Fel.

Den 15 juni 2022 lanserade modellen och societeten Hailey Bieber officiellt sin nyaste satsning "Rhode", känd som en grymhetsfri, prisvärd hudvårdslinje. Lanseringen publicerades för Biebers nästan 50 miljoner följare, såväl som till hennes man, Justin Biebers 245 miljoner följare. Mindre än en vecka senare, den 21 juni 2022, lämnade Rhode-NYC in en stämningsansökan till den amerikanska distriktsdomstolen för New Yorks södra distrikt och hävdade varumärkesintrång (Rhode-NYC LLC v. Rhodedeodato Corp. et al; 1:22-cv-05185, "Klagomålet"). Hur kom vi hit? Du kanske eller kanske inte redan har sett en del rapportering om den här, men det som gör den särskilt intressant (åtminstone för denna IP-nörd) är baksidan.

2014 slutade de tidigare rumskamraterna Purna Khatau och Phoebe Vickers (Rhode-NYC) sina heltidsjobb för att bygga upp sin egen lyxiga kläd- och accessoarverksamhet, "Rhode". Som beskrivs i klagomålet, "i USA bär Bergdorf Goodman, Neiman Marcus och Saks Fifth Avenue alla Rhodes exklusiva produkter, och Bloomingdales har ägnat en del av sitt flaggskepp i New York City till varumärket", som har burits av kända namn som Beyoncé, Mindy Kaling och Maya Rudolph. Deras prognostiserade vinst för 2022 är enligt uppgift 14.5 miljoner dollar.

2017 fick Rhode-NYC sin första varumärkesregistrering för "RHODE" för olika klädesplagg. I mars 2019 lämnade de in ytterligare en ansökan om handväskor, som registrerades i början av 2021. I juni 2019 ansökte företaget om en varumärkesregistrering för skor, som för närvarande är under behandling. Sedan 2020 lämnade företaget in flera ytterligare varumärkesansökningar för att skydda växande försäljning av barnkläder, herrkläder, solglasögon, smycken, filtar och textilier, håraccessoarer och diverse föremål som plyschdockor, pussel, ljus, prydnadsföremål. De lämnade också in en ansökan för att skydda "butikstjänster". Notera att Rhode-NYC inte har lämnat in några ansökningar i klass 3 för att skydda användning eller framtida användning av skönhetsprodukter.

Något samtidigt, i november 2018, lämnade Bieber in en ansökan om "RHODE" i klass 25 för kläder. Den ansökan avslogs dock på grund av sannolikheten för förväxling med Rhode-NYC och drogs så småningom "uttryckligen tillbaka". Det har rapporterats att Bieber tog kontakt med Rhode-NYC under denna tid för att köpa namnet och fick avslag.

Sedan, i februari 2020, lämnade Bieber in en avsiktsansökan som var avsedd att hålla henne i kö för den eventuella användningen av "RHODE" i klass 3 för skönhetsprodukter. Denna ansökan granskades av en varumärkesgranskare som inte tog upp någon risk för förväxling med Rhode-NYC:s varumärken. Ansökan publicerades för opposition och Rhode-NYC motsatte sig inte den. En ansökan om "RHODE"-logotypen har också lämnats in, godkänd för opposition och inte motsatt sig Rhode-NYC. Bieber lämnade in flera andra ansökningar för HAILEY RHODE och HAILEY RHODE BEAUTY. Enligt klagomålet ledde dessa ansökningar till korrespondens där Biebers advokater förklarade att Bieber hade övergett sin ansökan om "RHODE" på kläder när han "fattade beslutet". . . att släppa planerna på att fortsätta med en klädlinje under varumärket "RHODE". Vid denna tidpunkt kan man ha trott att parterna accepterade förslaget att dessa två "Rhodes" kunde samexistera så länge Bieber inte försökte sälja kläder.

Som ett snabbt sidofält är frågan vi ställer i varumärkesintrångsärenden om det finns en "risk för förväxling" mellan varumärkena. Det finns flera faktorer i denna analys, men de inkluderar graden av likhet mellan de omtvistade varumärkena och huruvida parternas varor är tillräckligt besläktade för att konsumenterna sannolikt (av misstag) kommer att anta att de kommer från en gemensam källa. Till exempel, DELTA airlines och DELTA dental kommer sannolikt inte att vara problematiska eftersom ingen skulle kunna tro att flygbolaget skulle tillhandahålla tandvårdsförsäkring.

Tillbaka till det. Som jag nämnde tidigare, fram till i år hade Bieber bara kvarstående eller "live" ansökningar i klass 3 för "RHODE" som ett fristående märke och Rhode-NYC lämnade aldrig in en ansökan i klass 3. Den 16 maj 2022, Bieber lämnade in en ganska uttömmande lista över varor och tjänster som skulle tillhandahållas under varumärket "RHODE", inklusive kläder och skor. Om jag var en vadslagningskvinna (och det har jag vetat från tid till annan), är min gissning att det var detta som skickade Rhode-NYC över kanten. Även om Rhode NYC också kan ha väntat på den officiella lanseringen av produkten för att stämma i Federal Court, snarare än att motsätta sig ansökan vid USPTO som Minogue gjorde. Ändå undrar jag varför beslutet togs att lämna in en ansökan i klass 25 för kläder när Rhode-NYC redan äger en registrering i klass 25 för kläder.

Det råder ingen tvekan om att kändisar lägger till lager i ärenden om varumärkesintrång. Allmänheten antar och förknippar kändisen med "ursprungligt" ägande, vilket kan skapa problem för företag som Rhode-NYC. Sedan Biebers linje tillkännagavs, hävdar Rhode-NYC att de redan har märkt förvirring, inklusive i deras egna annonser och rekommendationer när människor har felaktigt taggat Biebers konton i sociala medier.

Rhode-NYC söker för närvarande ett preliminärt föreläggande som beordrar Bieber att sluta använda namnet "RHODE" eller någon variant av hennes varumärke.

Legal Entertainment har kontaktat representationen för kommentarer och kommer att uppdatera den här historien vid behov.

Heather Antoine är partner och ordförande i Stubbs Alderton & Markiles LLP:s varumärkes- och varumärkesskydd samt sekretess- och datasäkerhetsrutiner, där hon skyddar sin klients immateriella rättigheter – inklusive varumärkesval, hantering och skydd. Heather hjälper också företag att utforma och implementera policyer och rutiner som är förenliga med inhemska och internationella integritetslagar.